CAFC rejects the 25% Rule of Thumb as a Fundamentally Flawed Toll in Reasonable Royalty Calculation (Available only in Japanese)

米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は1月4日、米Uniloc USA Inc.と米Microsoft Corp.の事件（Fed. Cir. January 4, 2011）において、特許侵害裁判の損害賠償基準として多く使用される「25％ルール」が基本的に瑕疵（法的に欠陥）がある 算定ツールであるとの決定を下した。

「25％ルール」は、製品の知的財産権の価値が、その製品に期待される利益の25％とする基準で あ る。 特許の使用を希 望する者が仮想的交渉（hypothetical negotiation）において特許所有者に支払っても良いと考える合理的ロイヤルティ概 算のベースとして使用されてきた。

このルール を擁護する側は、この「25％ルール」が業界横断的に集められた利益・ロイヤルティ情報を基に生み出されて おり正確である、と主張していた。しかしながら、今回CAFCも述べたように「25％ルール」には以下のような批判もあった。 （1）特許と問題の製品に特有の関係性が考慮されていない、（2）特許所有者と問題の製品の製造者に特有の関係性が考 慮されていない、（3）本質的に恣意的な数値であり、仮想的交渉におけるベースとしてはそぐわない。

Uniloc事件において、CAFC長 官であるRandall Rader判事を含む判事合議体（パネル）は、「25％ルール」は各事件に 特有の事実に無関係、恣意的かつ一般的なルールにすぎないとし、その証拠能力を退けた。さらに、パネルは損害賠償算 定に使用する証拠には当該事件の事実・状況、そしてそれら事実・状況、タイミングにおいて行われたであろう仮想的交渉 との関連性が必須であることを強調した。

今回の決定の根拠として、「合理的ロイヤルティ決定にあたり、仮想的交渉において参照される契約と 著しく異なる既 存ライセンス契約内容に依拠してはならない」としたCAFCの近年の判例である米Lucent Technologies事件および米 ResQNet.com, Inc.事件が引用された。「25％ルール」に依拠することは、「Lucent Technologies事件やResQNet 事件で 否定した無関係の既存ライセンス契約への依存よりも、さらに信頼性・関係性を欠く」とパネルは結論づけた。今回の決定 は損害賠償の立証に使用する証拠の性質を厳格にしつつある近年のCAFCの傾向に沿ったものである。

 ãªãŠã€Microsoftによる「故 意侵害に関する陪審評決と異なる判決の申し立て（the motion for judgment as a matter of law (JMOL) of no-willful infringement）」を認めた地方裁判所判決をCAFCが支持したこともUniloc事件のポイントであ る。

過 去、Seagate Technologyの事件で、故意侵害を認定するには、特許侵害者が有効な特許を侵害する可能性が客観 的にみて高いにもかかわらず問題の行為をしたことを明白かつ確信を持つに足る証拠を使って特許所有者が立証しなく てはならない、という客観性テストが確立された。CAFCは、Uniloc事件の場合、この客観性テストが満たされていないとし た。Microsoftの侵害行為の開始時点において、その製品がUnilocの特許に当たらないと合理的に判断し得なかった理由 が、公判および控訴審においても特許所有者であるUnilocにより示されなかったと判断した。Unilocが提示した証拠に基 づき、合理的な陪審が客観的に見てMicrosoftが無謀な行いをしたと判断したであろうことが示されなかったため、CAFC は地裁による故意侵害に関する JMOLを支持したのである。

今回の判決が「侵害行為開始時点において」客観的無謀性を判断していることから、今後、製品の市場投入する際に は、故意侵害認定リスクを軽減するためにすでに認識している特許の侵害性・有効性を検討しておくことが望まれる。

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